Les brevets en milieu universitaire 16 novembre 2018 Alain Dumont, Ph.D. – Associé et Agent de brevet

Ordre du jour > Notions clés en propriété intellectuelle •

Différentes formes que peuvent prendre les actifs

> Les Brevets • • •

Qu’est-ce qu’un brevet ? Liberté d’exploitation Brevetabilité

> Étapes à suivre pour obtenir un brevet > Exploitation d’un brevet > Brevets universitaires

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DIFFÉRENTES FORMES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

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Différentes formes de propriété intellectuelle CE QUI EST PROTÉGÉ

COMMENT ?

Distinctive identification (Mots, logos, slogans)

Utilisation ou Enregistrement (15 ans, renouvelable)

Étude de cas en propriété intellectuelle Marques de commerce

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Différentes formes de propriété intellectuelle CE QUI EST PROTÉGÉ

COMMENT ?

Étude de cas en propriété intellectuelle Marques de commerce

Distinctive identification (Mots, logos, slogans)

Utilisation ou Enregistrement (15 ans, renouvelable)

Droit d’auteur

Création originale ou formes artistiques

Existe automatiquement (Vie + 50 ans)

Le Petit Prince

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Différentes formes de propriété intellectuelle CE QUI EST PROTÉGÉ

COMMENT ?

Étude de cas en propriété intellectuelle Utilisation ou Marques de commerce

Distinctive identification (Mots, logos, slogans)

Droit d’auteur

Création originale ou formes artistiques

Existe automatiquement (Vie + 50 ans)

Dessins industriels

Apparence extérieure (Caractéristiques visuelles)

Enregistrement (jusqu’à 10 ans)

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Enregistrement (15 ans, renouvelable)

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Différentes formes de propriété intellectuelle CE QUI EST PROTÉGÉ

COMMENT ?

Étude de cas en propriété intellectuelle Utilisation ou Marques de commerce

Distinctive identification (Mots, logos, slogans)

Droit d’auteur

Création originale ou formes artistiques

Existe automatiquement (Vie + 50 ans)

Dessins industriels

Apparence extérieure (Caractéristiques visuelles)

Enregistrement (jusqu’à 10 ans)

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Enregistrement (15 ans, renouvelable)

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Différentes formes de propriété intellectuelle CE QUI EST PROTÉGÉ

COMMENT ?

Marques de commerce

Distinctive identification (Mots, logos, slogans)

Utilisation ou Enregistrement (15 ans, renouvelable)

Droit d’auteur

Création originale ou formes artistiques

Existe automatiquement (Vie + 50 ans)

Dessins industriels

Apparence extérieure (Caractéristiques visuelles)

Enregistrement (jusqu’à 10 ans)

Secrets industriels

Information confidentielle de valeur

Efforts raisonnables pour garder le secret (Indéfini)

Étude de cas en propriété intellectuelle

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Différentes formes de propriété intellectuelle CE QUI EST PROTÉGÉ

COMMENT ?

Marques de commerce

Distinctive identification (Mots, logos, slogans)

Utilisation ou Enregistrement (15 ans, renouvelable)

Droit d’auteur

Création originale ou formes artistiques

Existe automatiquement (Vie + 50 ans)

Dessins industriels

Apparence extérieure (Caractéristiques visuelles)

Enregistrement (jusqu’à 10 ans)

Secrets industriels

Information confidentielle de valeur

Efforts raisonnables pour garder le secret (Indéfini)

Brevets

Inventions

Demande et examen (~ 20 ans)

Étude de cas en propriété intellectuelle

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Différentes formes de propriété intellectuelle - Viagra Dessin industriel pour la forme : No. 88762

Secret commercial : Recette couleur bleue Marque de commerce : Viagra ® No. LMC510749

Brevets : “COMPOUND” (No. 2044748) “USE” pour la dysfonction érectile (No. 2163446) “METHOD” pour la préparation (No. 2411961) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. – L.L.P.

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LES BREVETS

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Les Brevets >

Qu’est-ce que c’est ?

>

Pourquoi ?

>

Qui ?

>

Quand ?

>

Où ?

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Qu’est-ce qu’un brevet ? cas en propriété intellectuelle > Document émis par un

gouvernement > confère un droit d’exclusion

à un inventeur pour une période donnée > en échange d’une

description complète de l’invention.

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Qu’est-ce qu’un brevet ? Un brevet ne donne pas le droit d’utiliser une invention ! > Exemple: •

Compagnie A invente et protège un nouveau produit

•

Compagnie B invente et protège l’utilisation de ce produit pour une nouvelle utilisation

> Résultat: •

A peut vendre le produit mais pas pour l’usage protégé par B

•

B ne peut pas vendre le produit pour le nouvel usage qu’il a découvert et protégé

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Qu’est-ce qu’un brevet ? Principe de la « liberté d’exploitation » >

Pour que B puisse commercialiser son invention (nouvel usage), il devra s’entendre avec A pour obtenir une licence d’exploitation.

>

Pour que A puisse commercialiser son produit pour le nouvel usage breveté, il devra s’entendre avec B pour obtenir une licence d’exploitation. Ni l’un ni l’autre n’a la liberté d’exploiter puisqu’un brevet existant les en empêche

>

Obtenir un brevet et détenir la liberté d’exploitation sont deux concepts différents

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Qu’est-ce qu’un brevet ? … UN CONTRAT SOCIAL > En tant que société, nous acceptons de donner un

« monopole » au titulaire du brevet pendant 20 ans.

Description de l’invention

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Octroi d’une exclusivité

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Qu’est-ce qu’un brevet ? … UN CONTRAT SOCIAL > En tant que société, nous acceptons de donner un

« monopole » au titulaire du brevet pendant 20 ans. •

en absence de compétition, nous payerons probablement plus cher pour le produit breveté

•

en échange, l’inventeur fournira une description complète de l’invention (publication après 18 mois).

•

Après la période d’exclusion, tout le monde pourra se servir de la description et sera libre de fabriquer, utiliser vendre ou importer ces produits.

OBJECTIF : STIMULER L’INNOVATION Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. – L.L.P.

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Brevet vs. demande de brevet >

>

Demande de brevet: document déposé à un bureau des brevets afin de tenter d’obtenir un brevet •

Publiée 18 mois après le dépôt

•

Revendications définissent ce que le demandeur aimerait obtenir comme monopole

Brevet: document octroyé par un bureau des brevet suite à l’examen d’une demande de brevet •

>

Revendications définissent ce que le demandeur a réellement obtenu comme monopole

Revendications d’un brevet sont souvent différentes (plus étroites) des revendications originales de la demande

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Quand breveter ? >

L’invention est facile à « réinventer » •

« reverse engineered »

>

La portée des revendications qui pourrait être accordée est suffisamment large pour bloquer la compétition

>

La technologie à une durée de vie plus longue que le délai requis pour obtenir un brevet (~ 3 à 8 ans)

>

revenus prévus > coûts des procédures pour obtenir un brevet

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Quand breveter ? >

Une demande de brevet doit être déposée AVANT la divulgation de l’invention •

>

Cela prend du temps obtenir un brevet: •

>

Critère de nouveauté absolue dans la plupart des pays, sauf exception

Typiquement 3-8 ans, dépendamment des pays

Un brevet à une durée de vie limitée •

Généralement 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande

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Qui peut breveter ? > Les personnes physiques ou morales peuvent

déposer des demandes. > Il est toutefois nécessaire de nommer les

inventeurs •

Seul(s) le(s) vrai(s) inventeur(s) ou les cessionnaires légaux peuvent revendiquer une invention dans un brevet

> La majorité des organisations ont une politique

de PI qui requiert que les inventeurs cèdent leurs droits à l’organisation Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. – L.L.P.

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Qui est inventeur ? > Personne ayant contribué à l’activité inventive

de la matière revendiquée et à sa réalisation pratique. •

Une personne qui suit simplement des instructions n’est pas inventeur

•

Une personne qui ne fait que valider des expériences n’est pas non plus inventeur

> Critères différents que ceux de l’authorship:

principe légal. Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. – L.L.P.

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Où protéger ? > Il n’existe pas de brevet

international ! > Les brevets sont

« pays/région spécifiques »

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Tout est-il brevetable? PRODUIT

COMPOSITION

MACHINE

USAGE

4 CRITÈRES DE BREVETABILITÉ PROCÉDÉ

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MÉTHODE

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Critères de brevetabilité 1. Matière brevetable 2. Nouveauté 3. Inventivité 4. Utilité

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Critères de brevetabilité

1.MATIÈRE BREVETABLE

:

> Ce qui est brevetable varie d’un pays à l’autre. •

Formes de vie supérieure −

Ex. Souris de Harvard: Non brevetable au CA / Brevetable aux US

•

Une Loi ou produit de la nature

•

Méthode de traitement chirurgicale

•

Un nouveau théorème mathématique

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Critères de brevetabilité 1. Matière brevetable 2. Nouveauté 3. Inventivité 4. Utilité

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Critères de brevetabilité 2. NOUVEAUTÉ > Rien d'identique ne doit jamais avoir été accessible à

la connaissance du public n’importe où dans le monde. > Tous les éléments de l’invention doivent être décrits dans

un seul document. > Le demandeur doit être le premier à déposer une demande

de brevet sur cette invention

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Critères de brevetabilité 2. NOUVEAUTÉ – EXCEPTIONS… > Période de grâce d’un an dans certains

pays dont le Canada et les États-Unis pour une divulgation provenant directement ou indirectement de l’inventeur > Les divulgations faites en vertu d’une

entente de confidentialité (explicite ou implicite) ne sont pas un obstacle à la brevetabilité

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Critères de brevetabilité 1. Matière brevetable 2. Nouveauté 3. Inventivité 4. Utilité

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Critères de brevetabilité 3. INVENTIVITÉ (Non-évidence) > L’invention ne peut pas découler de manière évidente

de l'état de la technique aux yeux d’une personne versée dans l’art. > L’évaluation de l’évidence est plutôt subjective

(contrairement à l’anticipation). > Nerf de la guerre durant poursuite et litige

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Critères de brevetabilité 3. INVENTIVITÉ >

Optimisation qui ne produit pas de résultats imprévisibles n’est généralement pas brevetable

>

Facteurs d’inventivité: •

Effets ou avantages inattendus de l’invention,

•

enseignements contraires dans l’art antérieur,

•

échecs des autres.

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Critères de brevetabilité 1. Matière brevetable 2. Nouveauté 3. Inventivité 4. Utilité

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Critères de brevetabilité 4. UTILITÉ > Plus qu’une simple découverte/concept, doit fonctionner. > Une invention doit produire une application pratique, un

résultat économique: •

•

un produit commercialisable : −

Nouvelle molécule anticancéreuse, nouvel instrument chirurgical,

−

Contre-exemple: nouvelle théorie scientifique.

une méthode de produire, fabriquer, construire ou bâtir un produit commercialisable : −

Méthode plus rentable et/ou simple de synthétiser une molécule chimique.

−

Contre-exemple: méthode pour améliorer les aptitudes de quelqu’un pour la vente.

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Critères de brevetabilité 1. Matière brevetable 2. Nouveauté 3. Inventivité 4. Utilité

EXIGENCES CUMULATIVES

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Description suffisante > L’invention doit être opérationnelle à

l’aide de la description faite par l’inventeur de manière à ce que le résultat souhaité découle invariablement lors de la mise en pratique de l’invention

> Une invention qui ne fonctionne pas

du tout ou qui ne produit pas le résultat promis dans le mémoire descriptif est réputée manquer d’utilité

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ÉTAPES À SUIVRE POUR OBTENIR UN BREVET

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Étapes à suivre avant d’obtenir un brevet… > Conserver la nature de l’invention

confidentielle > Recherche de brevetabilité > Rédaction et dépôt d’une demande de brevet

dans un pays sélectionné > Dépôt dans les autres pays d’intérêt > Examen des demandes de brevet

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Conserver la nature de l’invention confidentielle > Ne pas donner de conférence, publier

de résumé ou d’article, etc. avant le dépôt d’une demande de brevet > Si divulgation est inévitable, tenter

de ne pas divulguer les détails importants > Mettre en place une entente de

confidentialité

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Étapes à suivre avant d’obtenir un brevet… > Conserver la nature de l’invention

confidentielle > Recherche de brevetabilité > Rédaction et dépôt d’une demande de brevet

dans un pays sélectionné > Dépôt dans les autres pays d’intérêt > Examen des demandes de brevet

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Recherche de brevetabilité > Buts: •

Déterminer si la technologie est suffisamment nouvelle et non-évidente

•

Quels sont les aspects brevetables de la technologie: Produit? Méthode de fabrication? Indication nouvelle?

•

Permet d’évaluer la couverture potentielle du brevet: –

Large / restreinte

–

Facilité à contourner / démonstration contrefaçon

–

Disponibilité de technologie(s) alternative(s)

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Recherche de brevetabilité > Mais surtout: permet d’arrêter le processus avant d’engager des frais de rédaction et de dépôt si la technologie se révèle non brevetable

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Étapes à suivre avant d’obtenir un brevet… > Conserver la nature de l’invention

confidentielle > Recherche de brevetabilité > Rédaction et dépôt d’une demande de

brevet dans un pays sélectionné > Dépôt dans les autres pays d’intérêt > Examen des demandes de brevet

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Étapes à suivre avant d’obtenir un brevet… > Conserver la nature de l’invention

confidentielle > Recherche de brevetabilité > Rédaction et dépôt d’une demande de brevet

dans un pays sélectionné > Dépôt dans les autres pays d’intérêt > Examen des demandes de brevet

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Étapes à suivre avant d’obtenir un brevet… > Conserver la nature de l’invention

confidentielle > Recherche de brevetabilité > Rédaction et dépôt d’une demande de brevet

dans un pays sélectionné > Dépôt dans les autres pays d’intérêt > Examen des demandes de brevet

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Examen des demandes de brevet >

Quelques mois après qu’une demande ait été déposée, l’examen des revendications commence en vertu des critères de brevetabilité du pays

>

Si la demande n’est pas conforme, une Lettre Officielle est envoyée à l’agent de brevet, lequel répond par un argumentaire ou une modifications des revendications

>

Dans de nombreux pays, tout au long de l’examen, des taxes de maintien sont exigées pour assurer que la demande demeure en instance

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Étapes et coûts pour obtenir un brevet Coût ($)

20K 5K 0

Temps

Premier dépôt (demande provisoire)

47

Étapes et coûts pour obtenir un brevet Coût ($)

15K

~ 10K $

5K 0

12mois

Temps

Ajout de nouvelle matière

Premier dépôt (demande provisoire)

Demande complète (PCT)

48

Étapes et coûts pour obtenir un brevet Coût ($)

15K

~ 10K $

5K 0

12mois 18mois Ajout de nouvelle matière

Premier dépôt (demande provisoire)

Publication et Demande Rapport de complète recherche (PCT)

20 ans (à partir du dépôt complet)

Temps

Expiration 49

Étapes et coûts pour obtenir un brevet Coût ($)

50-100K

~ 5 à 15K $ /pays

20K

~ 15K $

5K 0

12mois 18mois

30mois

Temps

Ajout de nouvelle matière

Premier dépôt (demande provisoire)

Publication et Demande Rapport de complète recherche Entrées en phase nationale/régionale (PCT)

50

Étapes et coûts pour obtenir un brevet Coût ($) >250K

~2 à 10K $/Lettres Officielles

50-100K

+ annuitées & taxes de maintien

~ 5 à 15K $/pays

20K

~ 15K $

5K 0

12mois 18mois

30mois

Ajout de nouvelle matière

Premier dépôt (demande provisoire)

20 ans

(2 à 5 année)

Publication et Demande Rapport de complète recherche Entrées en phase nationale/régionale (PCT)

(à partir du dépôt complet)

Examens Émission brevet

Temps

Expiration 51

Étapes et coûts pour obtenir un brevet Coût ($) >250K

~2 à 10K $ /Lettres Officielles

50-100K

~ 5 à 15K $ /pays

20K

+ annuitées & taxes de maintien

~ 15K $

5K 0

12mois 18mois Ajout de nouvelle matière

Demande « provisoire »

30mois

20 ans (à partir du dépôt complet)

(2 à 5 année)

Publication

Demande complète (Ntl ou PCT)

Entrées en phase nationale/régionale

Temps

Examens Émission brevet

Expiration 52

EXPLOITATION COMMERCIALE

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Moyens d’exploiter un brevet > S’assurer du monopole commercial en empêchant tout

tiers d’utiliser, vendre ou fabriquer l’invention revendiquée dans le brevet. > Céder les droits sur le brevet à un tiers contre une

compensation monétaire. > Accorder des licences en contrepartie de redevances. •

Peuvent être limitées à un territoire, à une indication, une durée, etc.

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Licences > Exclusive ou non-exclusive > À une compagnie déjà bien établie > À une start-up

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BREVETS UNIVERSITAIRES

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Réalité > Missions premières d’une université •

formation

•

recherche

•

acquisition et transmission des connaissances

> Budgets assez limités pour protection de la PI > Évaluation chercheurs/étudiants: publication > Technologies très précoces

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Désavantages de breveter une invention universitaire > Peut interférer avec publication •

Délais

•

Licences peuvent contenir certaines clauses

•

Projets plus appliqués

> Coûts élevés > Demande implication du chercheur/professeur

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Avantages potentiels de breveter les inventions universitaires > Source de financement •

Public (Projets de maturation technologique)

•

Privé (Amorchem, Anges)

> Création de richesse > Rayonnement de l’université > Peut mener à la création d’un pôle d’expertise

attrayant (Boston, San Francisco)

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Équilibre protection PI vs. publication > Pas mutuellement exclusifs, surtout une question de

timing et planification > Études démontrent que brevetage mène à davantage

de recherche appliquée > Études démontrent que les universités et chercheurs

qui brevètent beaucoup publient aussi beaucoup > Licence peut inclure certaines clauses concernant

publication

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Évolution modèle valorisation > Avant: majoritairement licences à compagnies établies > Maintenant: •

Start-up

•

Incubateurs/accélérateurs (p. ex. District 3 Center for Innovation and Entrepreneurship de Concordia; ACET de l’Université de Sherbrooke, Centre d’entrepreneuriat PolyUdeM, Entrepreneuriat Laval)

•

Investissement dans projets (p. ex. IRICoR, ACET Capital)

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Merci pour votre attention Alain Dumont, Ph.D. [email protected] (514) 397-5194

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