18 MARCH 2019
Action en contrefaçon de marque: comment ça marche? Amélie Simon Diplômée de l’université Lyon II. Sous la direction de Pierre Aïdan, docteur en droit et diplômé de Harvard.
Temps de lecture : 3 min
Déposer sa marque
Vous avez déposé une marque et vous êtes victime d'une contrefaçon ? Sachez que votre situation n’est pas exceptionnelle, chaque années ce sont des milliers d’articles de contrefaçon qui sont saisi selon la Douane Française. Afin de faire respecter vos droits, vous avez la possibilité d’agir en justice par le biais d’une action spécifique : l’action en contrefaçon. Voici les clés d’une prévention en amont et d’une réaction en aval afin de faire face à ce phénomène. Attention: si vous avez déposé un brevet, notez que nous n'aborderons pas ici l'action en contrefaçon de brevet.
MINI-SOMMAIRE :
1. Qu’est-ce qu’une contrefaçon de marque? 2. Quels moyens pour éviter de se trouver en position de contrefacteur? 3. Quel moyen pour déceler une contrefaçon de sa marque? 4. Les modalités de l'action en contrefaçon 5. Pourquoi agir en contrefaçon?
Qu’est-ce qu’une contrefaçon de marque? La contrefaçon est une pratique anti-concurrentielle, visant, pour un tiers, à bénéficier de la réputation de votre marque à votre insu. De manière générale, la contrefaçon désigne la reproduction, l’imitation, l’exploitation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuel sans l’autorisation de son propriétaire. La marque (ce peut être un logo) confère au titulaire ayant pris le soin de la déposer auprès de l’INPI un droit exclusif lui permettant à lui seul de l’exploiter ou encore d’autoriser son exploitation. L’atteinte à ce droit exclusif est constituée par divers actes suscitant la confusion dans l’esprit du public et donc portant préjudice aux efforts commerciaux du titulaire de la marque. La contrefaçon pourra aussi être retenue dans des situations plus diverses. Par exemple, si dans le cadre d'une publicité comparative, une marque est utilisée de façon dévalorisante, la publicité pourra alors être qualifiée de contrefaçon. Ainsi, si certaines contrefaçon de marque sont particulièrement criantes, d’autres jouent plus dans la subtilité.
Quels moyens pour éviter de se trouver en position de contrefacteur? Il est nécessaire de prendre en compte qu’au moment du dépôt de marque auprès de l’INPI, cet établissement ne s’occupe pas de la “police” des marques. En effet, l’INPI n’a pas les moyens matériels de rechercher que chaque déposant a vérifié la disponibilité de la marque avant de chercher à engager le processus de déposition. Il est ainsi important, voire nécessaire, de passer par une recherche d’antériorité afin de s’assurer de la disponibilité de la marque. Et pour cause, sachez que les juges considèrent que le simple fait d’enregistrer une marque auprès de l’INPI constitue un acte de contrefaçon face à la marque antérieure. Il existe différents types de recherches d’antériorité dont les tarifs varient en fonction de la complexité de la recherche. A défaut de recherche, vous prenez donc le risque d’être poursuivi en justice par le titulaire de la marque antérieure (même si cette dernière n’est pas identique) à partir du moment ou elle engendre une certaine confusion dans l’esprit du consommateur. Ainsi votre dépôt sera vain puisque les juridictions compétentes saisies demanderont l’annulation ainsi que le versement de dommages et intérêt au titulaire de la marque intérieur. Effectuer une recherche d’antériorité de marque préalable permet au moins d’éviter un préjudice financier suite à des poursuites à votre encontre.
Quel moyen pour déceler une contrefaçon de sa marque? Si déposer sa marque auprès de l’INPI revient dans le langage courant à “Protéger sa marque”, sachez que cette protection n’est pas garantie après le dépôt. En effet, si vous ne procédez à une surveillance de votre marque, celle-ci est sujette à différents types d’atteintes par des tiers en connaissance de cause ou encore sans le savoir. Quelle que soit leur bonne foi, ces derniers se retrouvent nécessairement dans une position de contrefacteur. Surveiller sa marque mensuellement n’étant pas chose aisée eu égard aux différents critères à prendre en compte, un gain de temps particulier peut être effectué en passant par des logiciels de surveillance de marque permettant d’obtenir mensuellement des rapports. C’est à partir de cette surveillance que vous pouvez concrètement protéger votre marque postérieurement au dépôt afin d’éviter que tout vos efforts commerciaux soient détournés, tout comme votre clientèle suite à une confusion.
Modalités de l’action en contrefaçon
Actes répréhensibles
Utilisation d’une marque sur des produits ou services similaires sans autorisation du titulaire Usage d’une marque imitée sur des produits ou services similaires
Titulaires de l’action en
Titulaire de la marque
contrefaçon Titulaire d’une licence exclusive
Délai pour agir
● 3 ans pour une action pénale
● 5 ans pour une action civile
A compter de la connaissance de la violation de vos droits
Conditions
Vos droits exclusifs doivent être : ● Antérieurs au dépôt du contrefacteur ● Toujours en vigueur (10 ans de protection) ● Protégés en France ● Susceptible d’être prouvé ● Inscrit sur le registre national des marques
Sanction
Amende : 400 000 euros Emprisonnement : 4 ans Peines doublées en cas de récidive Dommages et intérêts : en fonction de l’évaluation du préjudice causé à votre marque
Attention : Avant d’agir, vous devez vous assurer que votre présumé contrefacteur n'est pas en réalité le propriétaire de ladite marque car il aurait déposé la marque avant vous.
Pourquoi agir en contrefaçon? En cas de contrefaçon, les investissements que vous avez réalisés seront utilisés par un tiers qui cherchera à s'appuyer sur votre visibilité pour promouvoir des produits qui seront souvent de moins bonne qualité. La contrefaçon peut donc nuire à l’image que votre marque a acquis auprès de vos clients et ainsi porter atteinte au développement de votre entreprise. L'action en contrefaçon présente un triple intérêt, en cas de jugement favorable : ● Etre indemnisé du préjudice subi par l’obtention de dommages et intérêts ● Faire cesser les actes de contrefaçon ● Retirer les produits du marché, en réalisant une saisie par huissier. Votre marque vous appartient : défendez vous, et ne laissez personne l’utiliser sans votre consentement. En cas de doute, n’hésitez pas à vous adresser un l’un de nos avocats partenaires.
Mise à jour : 18/03/2019 Rédacteur : Amélie Simon, diplômée de l’université Lyon II. Amélie est spécialisée dans les problématiques liées à la propriété intellectuelle et la création d’entreprise. Sous la direction de Pierre Aïdan, docteur en droit et diplômé de Harvard.
